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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 28 novembre 2013

Showroomprive.com / Vente-privee.com

annulation - distinctif - marque - site internet

FAITS ET PROCÉDURE

La société Showroomprive.com est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 17 avril 2007. Elle organise des ventes privées sur le site internet showroomprive.com. Elle vend à ses membres, à des prix réduits et sur une durée limitée, des articles de grandes marques dans des domaines variés tels que le prêt-à-porter (homme, femme, enfant), la lingerie, les accessoires, la décoration, le linge de maison ou les cosmétiques.

La société Showroomprive.com est titulaire de marques françaises n°12/3.912.281, « showroomprive.com » n°0713.484.175 et « showroomprive.com » n°07/3494.511.

La société Vente-privee.com est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 30 janvier 2001.

La société Vente-privee.com est titulaire des marques suivantes :
– la marque verbale française « vente-privee.com » enregistrée depuis le 16 janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;
– la marque semi-figurative française “vente.privee.com” enregistrée depuis le 23 novembre 2005 sous le numéro n°05/3393.310 pour désigner les services relevant des classes 35, 38 et 41 ;
– la marque semi-figurative française “vente.privee.com” enregistrée depuis le 14 octobre 2004 sous le numéro 04/3.318.310, pour désigner les services relevant des classes 35, 38 et 41 ;
– la marque communautaire semi-figurative. “vente.privee.com” enregistrée en date du 18 octobre 2004 sous le numéro 4079554 pour désigner les produits et services des classes 35, 38 et 41 ;
– la marque communautaire enregistrée en date du 24 octobre 2006 sous le numéro 5 413 018 pour désigner les produits et services des classes 1 à 45.

Par exploit en date du 5 septembre 2012, la société Showroomprive.com a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Vente-privee.com aux fins de voir annuler la marque verbale française n°3623085 « vente-privee.com » pour les services de la classe 35 pour défaut de caractère distinctif.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2013 sur e-barreau, la société Showroomprive demande au tribunal de :

Sur la nullité de la marque « Vente-privee.com » n° 3623085,
– dire et juger que la marque «Vente-privee.com » n° 3623085 est dépourvue de caractère distinctif ;
– dire et juger que Vente-privee.com a déposé la marque « Vente-privee.com » n°3623085 avec une intention frauduleuse ;

En conséquence,
– prononcer la nullité de la marque « Vente-privee.com » n°3623085 pour les services de la classe 35, en particulier les services de : « promotion des ventes pour le compte des tiers ; (…) présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (…) et de services, à savoir des produits et des services relevant des domaines du soin, de la beauté et de l’hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des cosmétiques, de l’habillement et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier ; des arts de la table, du linge de maison, de l’aménagement et de l’équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du bricolage, de l‘outillage, du divertissement et des loisirs, du sport et des jeux, du voyage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de l’édition, de la musique, de la papeterie, de l’électroménager, de l’audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile) et de l’informatique, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand (…) » ;
– dire que la présente décision sera inscrite au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente dès qu’elle aura acquis un caractère définitif ;
– ordonner à la société Vente-privee.com de publier à ses frais, sous la mention « Publication Judiciaire » sans modification ni ajout, en police Arial de couleur noire de taille 12 sur fond blanc, tout en haut de la page d’accueil du site www.vente-privee.com, pendant une durée de 30 jours, le communiqué judiciaire suivant (permettant d’accéder par lien hypertexte à l’intégralité du jugement) sous astreinte de 2000 € par jour de retard et dans les 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir :
« Par jugement en date du […], le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la société Vente-privee.com a déposé la marque « Vente-privee.com » n° 3623085 avec une intention frauduleuse. Le tribunal a en conséquence prononcé l’annulation de cette marque. Il a en outre ordonné la publication judiciaire de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site www.vente-privee.com et a condamné la société Vente-privee.com au paiement des dépens et d’une somme de … € au titre des frais irrépétibles ».

Sur la demande reconventionnelle de Vente-privee.com,
– dire que Vente-privee.com ne démontre aucun intérêt à agir pour demander l’annulation des marques n° 3912281, n° 3484175 et n° 3494511 ;
– Débouter Vente-privee.com de sa demande reconventionnelle ;

En tout état de cause,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;
– condamner Vente-privee.com à payer à Showroomprive.com la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Vente-privee.com aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Frédéric Sardain conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 8 octobre 2013 sur e-barreau, la société Vente-privee.com demande au tribunal de :

A titre principal
– Constater que la marque verbale française « vente-privee.com » n°3623085 prise dans son ensemble est, à l’égard des services et produits couverts par son enregistrement, dotée, en soi, d’un caractère distinctif, qui lui permet d’exercer sa fonction essentielle ;
– Constater que la marque verbale française « vente-privee.com » n°3623085 a acquis, en tout état de cause compte tenu notamment de l’intensité de son usage et de sa notoriété, un caractère distinctif ;
– Constater que le dépôt de la marque verbale française « vente-privee.com » n°3623085 ne saurait en aucune façon être considéré comme entaché de fraude ;

En conséquence,
– Constater que la marque verbale française « vente-privee.com » n°3623085 est parfaitement distinctive au sens des dispositions de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
– Débouter la société Showroomprive.com de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;

Subsidiairement et reconventionnellement,
– Constater l’intérêt à agir de la société Vente-privee.com en nullité des marques françaises n°12/3812.281, « showroomprive.com » n°07/1484.175 et « showroomprive.com » n°07/3.494.511 de la société Showroomprive.com ;
– Constater que les marques françaises n°12/3.912.281, « showroomprive.com » n°07/3.484.175 et « showroomprive.com » n°07/3.494.511 de la société Showroomprive.com présentent un caractère descriptif et générique au sens des dispositions de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

En conséquence
Prononcer la nullité des marques françaises n°12/3.912.281, « showroomprive.com » n° 07/3.484.175 et « showroomprive.com » n°07/3.494.511 de la société Showroomprive.com ;

En tout état de cause,
– Condamner la société Showroomprive.com à verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Showroomprive.com aux entiers dépens d’instance.

La clôture a été prononcée le 8 octobre 2013 ;

DISCUSSION

Sur la demande de nullité de la marque verbale française « vente-privee.com » n°3623085 en raison de son caractère génétique

La société Showroomprive.com demande la nullité de la marque verbale française « vente-privee.com » enregistrée depuis le 16 janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 au motif que celle-ci a un caractère descriptif au visa de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle.

Elle fait valoir que les termes constituant le signe sont des termes génériques et qu’au jour du dépôt en 2009, ils étaient totalement descriptifs des services visés au dépôt.

La société Vente-privee.com répond que son signe “venteprivee.com” est notoire de sorte qu’elle l’a déposé sous forme verbale afin de conforter ses droits acquis du fait de la notoriété de la marque et que la distinctivité a donc été acquise par l’usage.

1- sur la distinctivité du signe venteprivee.com

L’article L. 711-2 du code de propriété intellectuelle dispose que « (…) sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
k) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service (…) ».

La marque verbale « Vente-privee.com » n° 3623085 a été enregistrée pour désigner les produits et services suivants : « promotion des ventes pour le compte des tiers ; (…) présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (…) et de services, à savoir des produits et des services relevant des domaines du soin, de la beauté et de l’hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des cosmétiques, de l’habillement et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, de l’aménagement et de l’équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du bricolage, de l’outillage, du divertissement et des loisirs, du sport et des jeux, dit voyage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de l’édition, de la musique, de la papeterie, de l’électroménager ; de l’audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile) et de l’informatique, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand (…) ».

La société Showroomprive.com verse au débat un certain nombre de documents pour établir que l’expression «vente privée» appartient au langage courant et constitue la désignation usuelle et nécessaire du service éponyme des commentaires d’internautes faisant usage de l’expression « vente privée » dès 2004 et employant presque systématiquement le tenue de « vente privée » suivi de la marque concernée (Pièce 5.B) ;
– une centaine de cartons d’invitation à des « ventes privées », distribués dès le début de l’année 2000 (Pièce 5.C) ;
– une cinquantaine d’extraits du site internet www.shoppingactu.com répertoriant, dès juin 2006, de nombreuses «ventes privées» organisées dans toute la France (Pièce 5.D) ;
– des articles faisant référence au secteur de la « vente privée », dès le début de l‘année 2006 (Pièce 5.H) ;
– des fiches « Whois » ainsi que des extraits de plusieurs noms de domaines réservés avant janvier 2009, qui contiennent soit les termes « vente privée », soit des termes proches, tels que « ventes privates » (Pièce 5.F) ;
– la définition du terme « ventes privées » sur dico du net : « Apparu ces dernières années, le système de vente privée consiste à proposer à des personnes invitées ou parrainées des bonnes affaires et des prix cassés sur une sélection de produits » (Pièce n° 5.A) ;
– la note d’information de la DGCCRF de janvier 2011 qui relate que l’expression « vente privée » était utilisée avant 2009 (Pièce 5.I) ;
– les sites et blogs dédiés à ce secteur, dont l’existence est largement antérieure à 2009, comme ventespriveessurinternet.blogspot.fr (Pièce 5.I) ;
– la recherche sur Google du terme « vente privée » qui donne plus de 6.110.000 réponses (Pièce 5.I) ;
– la recherche sur Google des pages référençant le terme «vente privée » avant le mois de janvier 2009, donne pour résultat 198.000 résultats, parmi lesquels des dizaines de sites proposant des ventes privées dès 2003, tels que « Brandalley », « Catherine Max », « Achat Vip », « Couffin privé », « Fruit rouge », ou « Beaute Privee » (Pièce n° 5.J) ;
– des décisions de justice relatives au concept de ventes privées en ligne, concept qui ne peut être approprié par une seule entreprise, en fut-elle à l’origine (Pièce n° 5.K) ;
– la consultation du professeur Passa mise au débat par la société Vente-privee.com en pièce 11 et au terme de laquelle il est dit :
“Il semble que cette signification soit attachée aux tenues « vente privée » depuis une date antérieure à celle -janvier 2009- à laquelle a été déposée la marque “vente-privee.com. Dès lors que, à cette date, ces tenues pouvaient servir, au sens de l‘article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle et 3, §1er, c) de la directive sur les marques, à identifier ou décrire un service de vente ou d’offre en vente au détail, même d’un type particulier (vente événementielle proposée à un public de membres), ils étaient alors dépourvus de caractère distinctif pour les services cités ci-dessus, pour lesquels la marque en cause est enregistrée et a vocation à être opposée aux tiers » ;

Ainsi, il est admis, et le dirigeant de la société Vente-privee.com l’a admis également dans une interview que les termes vente privée constituaient en 2009 un terme nécessaire pour désigner un service de ventes particulier consistant à offrir lors d’événements limités dans le temps et à un public restreint, parrainé, des produits de marques en nombre limité résultant d’un déstockage.

Le fait d’adjoindre la désinence .com à la suite de ces deux mots privés de leur accentuation indique seulement que le service de ventes privées est offert en ligne et non dans des boutiques ; tout public de consommateurs savait en 2009 ce que signifiaient les différents signes “.com”, “.fr,” et autres désinences.

Aucun écart entre la combinaison des termes et leur sens usuel n’est établi de sorte que par rapport aux produits ou services, le signe ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la composent.

En conséquence et au vu des services désignés au sein de cette marque verbale, les termes venteprivee.com étaient au jour du dépôt entièrement descriptifs de l’activité pour tout consommateur intéressé c’est-à-dire pour toute personne désirant acheter des produits de marques “dégriffés” en ligne et donc nécessaire pour désigner précisément l’activité des ventes privées.

Il convient donc d’apprécier si le signe “venteprivee.com” a pu acquérir une distinctivité par l’usage.

2- sur l’acquisition de la distinctivité par l’usage

Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, « le caractère distinctif peut […] être acquis par l’usage ».

La CJCE, toujours dans l’arrêt Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999 a posé un certain nombre de critères pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage :
« Pour l’appréciation du caractère distinctif de la marque faisant l’objet d‘une demande d’enregistrement, peuvent également être prises en considération la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l‘importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d‘une entreprise déterminée gràce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d‘industrie ou d’autres associations professionnelles. (Point 51)
Si, sur la base de tels éléments, l’autorité compétente estime que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient gràce à la marque le produit comme provenant d‘une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée par l’article 3, paragraphe 3, de la directive pour l’enregistrement de la marque est remplie ». (Point 52).

La société Venteprivee.com fait valoir qu’elle le détient la position de « leader » sur le marché du commerce électronique en France avec près de 90% du marché, ce que reconnaît la société Showroomprive.com.

Elle a commencé son activité en 2001 et prétend avoir acquis une forte notoriété en France.

Or des pièces versées au débat sur ce point, il apparaît que la société Vente-privee.com entretient une confusion sur la notoriété de l’entreprise, la notoriété du site internet et la notoriété de ses différentes marques toutes déposées sous la formé figurative et en couleurs intégrant un papillon rose.

En effet la reconnaissance d’une enseigne est une chose différente de celle de la notoriété des marques de l’entreprise surtout quand celles-ci sont figuratives et en couleur, que l’enseigne est un nom de domaine nécessairement verbal.

Aucun distingo n’ayant été fait par la société Vente-privee.com entre ces différents éléments pour établir la notoriété de sa marque et aucun sondage n’étant versé au débat pour permettre de vérifier ce que le consommateur reconnaît le caractère notoire des marques de la société Vente-privee.com ne sera pas retenu.

S’il n‘est pas contesté que la société Vente-privee.com exerce une activité de façon importante à travers son site internet qui est son seul accès au public et donc à travers le signe venteprivee.com, il n’en demeure pas moins qu’elle ne démontre pas que la partie nominale de la marque a acquis à titre de marque c’est-à-dire d’identification d’origine du service, une distinctivité telle qu’elle lui permet de s’approprier des termes génériques qui doivent rester disponibles pour tous les acteurs de la vie économique agissant dans ce secteur.

Possédant déjà des marques semi-figuratives et un nom de domaine, elle n’a aucune légitimité à monopoliser à son seul profit les termes Venteprivee.com à titre de marque et à priver ses concurrents de l’usage de ces mots sauf à introduire une distorsion dans les règles de libre concurrence et à générer un contentieux inutile.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de nullité de la marque verbale française « vente-privee.com » n°3623085 pour défaut de distinctivité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande fondée sur le dépôt frauduleux.

La mesure de publication judiciaire de la présente décision est sans objet, la mesure de publication au registre national des marques apparaissant suffisante.

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de nullité des marques Showroomprive par la société Vente-privee.com

La société Vente-privee.com forme à titre reconventionnel une demande de nullité des marques françaises n°1213.912.281, « showroomprive.com » n°0713.484.175 et « showroomprive.com » n°0713.494.511 de la société Showroomprive.com.

La société Showroomprive.com soulève une fin de non recevoir au motif quelle n’a pas opposé ses marques à sa demande principale.

L’article 700 du même code dispose que “les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne saut recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

En effet, la société Showroomprive.com n’a à aucun moment dans ses demandes principales, opposer ses propres marques à la société Vente-privee.com de suite qu’il n’existe aucun lien de connexité suffisant entre la demande reconventionnelle et la demande principale.

La société Vente-privee.com sera déclarée irrecevable en ses demandes reconventionnelles en nullité des marques françaises n°12/3.912.281, « showroomprive.com » n°07/3.484.175 et « showroomprive.com » n°07/3.494.511 de la société Showroomprive.com.

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer la somme de 5000 € à la société Showroomprive.com sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

. Dit que la marque « Vente-privee.com » n° 3623085 est dépourvue de caractère distinctif ;

En conséquence,

. Prononce la nullité de la marque « Vente-privee.com » n° 3623085 pour les services de la classe 35, en particulier les services de : « promotion des ventes pour le compte des tiers ; (…) présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détails ; regroupement pour le compte de tiers de produits (…) et de services, à savoir des produits et des services relevant des domaines du soin, de la beauté et de l‘hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des cosmétiques, de l’habillement et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, l’aménagement et de l’équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du bricolage, de l’outillage, du divertissement et des loisirs, du sport et des jeux, du voyage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de l’édition, de la musique, de la papeterie, de l’électroménager, de l’audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile) et de l’informatique, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand (…) ».

. Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera inscrite au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente.

. Déclare la société Vente-privee.com irrecevable en ses demandes reconventionnelles de nullité des marques françaises n°12/3.912.281, « showroomprive.com » n°07/3.484.175 et « showroomprive.com » n°07/3.494.511 de la société Showroomprive.com.

. Condamne la société Vente-privee.com à payer à la société Showroomprive.com la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

. Condamne la société Vente-privee.com aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Frédéric Sardain, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay (vice présidente), Mmes Thérèse Andrieu et Camille Lignières (vice présidentes)

Avocats : Me Frédéric Sardain, Me Cyril Fabre

Notre présentation de la décision