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Tribunal de grande instance de Nanterre, ordonnance de référé du 12 juin 2014

Oracle Corporation, Oracle International Corporation, Oracle France / Carrefour, Carrefour organisation et Systemes Groupe

audit - calcul - contestation - contrat - droit d'auteur - droit d'utilisation - expertise - licence

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05
juin 2014, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

FAITS ET PROCEDURE

La société Oracle France, filiale française de la société de droit américain Oracle Corporation
éditrice de logiciels informatiques, a conclu le 26 février 2004 avec la société Carrefour SA un
accord cadre définissant les conditions auxquelles celle-ci et ses filiales peuvent commander des
logiciels de gestion de base de données de la gamme Oracle Database dont les droits d’auteur
appartiennent à une autre société du groupe Oracle, la société de droit américain Oracle
International Corporation, et bénéficier de prestations de service de support technique associé.

Ce contrat étant arrivé à échéance le 26 février 2006, la société Oracle et la société Carrefour
organisation et système groupe (COSG), filiale de la société Carrefour SA chargée de réaliser des
prestations de service pour les sociétés du groupe, ont conclu un nouvel accord de même nature
au profit de ces sociétés.

Le 13 juillet 2006, la société Carrefour SA écrivait à la société Oracle France pour lui demander
de transférer l’ensemble des droits et obligation lui incombant résultant de l’accord cadre du 26 février 2004 à sa filiale la société COSG.

Le 17 octobre 2006, la société Oracle lui répondait qu’elle autorisait le transfert de l’accord cadre
vers COSG à compte du 1er juillet 2006.

Ce contrat cadre est arrivé à expiration le 31 décembre 2010. Toutefois, les dispositions de
contrat de licence Oracle qui régit les commandes de logiciel demeurent en vigueur pour la durée
de protection par le droit d’ auteur.

Se prévalant de la clause d’audit stipulée dans ces contrats, la société Oracle France a notifié le
27 janvier 2012 à la société Carrefour qu’elle allait faire l’objet d’un audit pour vérifier si
l’utilisation des logiciels Oracle était conforme aux droits acquis au travers des contrats de
licences. A la suite de divers échanges de courriers, la société COSG a transmis divers éléments
mais a refusé d’exécuter des outils de collecte (ci-après dénommés scripts) que la société Oracle
France lui demandait de mettre en oeuvre pour recenser les licences et vérifier les documents
fournis par Carrefour sur son utilisation des logiciels Oracle. La société Oracle France a alors
procédé à ses propres estimations et chiffré le coût des licences utilisées et non acquises par les
sociétés du groupe Carrefour.

Les sociétés Oracle et Carrefour n’ étant pas parvenues à s’entendre sur ce coût, les sociétés
Oracle Corporation Oracle International corporation et Oracle France (les sociétés Oracle) ont,
par acte du 13 novembre 2013, assigné en référé les société Carrefour et COSG pour obtenir, sur
le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, leur condamnation sous astreinte à
exécuter les scripts et la désignation d’un expert.

Par ordonnance avant-dire droit du 8 janvier 2014, nous avons désigné M. Serge Migayron en
qualité de consultant avec pour mission de dire si ces scripts sont de nature à répondre aux
différends qui opposent les parties et peuvent être exécutés sans risque pour les sociétés
défenderesse.

Le consultant ayant déposé son rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin
2014. A cette audience, les sociétés Oracle déposent des conclusions auxquelles elles indiquent
oralement se référer et aux termes desquelles elles sollicitent :

– qu’il leur soit donné acte qu’elle n’entendent pas renoncer à solliciter des mesures d’instruction
et/ou la réparation de leur préjudice concernant les produits Oracle ATG, Oracle Siebel, Oracle
E-Business, Oracle yperion, Oracle Buysiness Intelligence, Oracle PeopleSoft et Oracle
Middleware (dont acte),

– qu’il soit dit que les mesures d’instruction fixées par l’ordonnance à intervenir concerneront les
sociétés Carrefour SA et COSG ainsi que toutes les filiales majoritaires de Carrefour SA au sens
de l’article 233-1 du code de commerce identifiées dans le rapport financier annuel 2012 déposé
auprès de l’autorité des marchés financiers,

– qu’il soit dit que les sociétés Carrefour SA et COSG soient déclarées responsables de la collecte
nécessaire à l’exécution des mesures d’instruction ordonnées auprès des sociétés Groupe
Carrefour et de leur transmission à l’expert judiciaire,

– qu’il soit constaté que les sociétés Oracle s’engagent à considérer les résultats des scripts .
comme confidentiels, sous réserve de leur communication à l’occasion de la procédure judiciaire
relative à l’audit du service LMS d’Oracle,

– qu’il soit constaté que les sociétés Oracle s’engagent à appliquer les clauses IO1 et M du contrat
de licence et service Oracle annexé à l’accord cadre technology du 21 décembre 2007 à la place
des clauses « other 1 » et « limitation of liability » de l’accord de licence des scripts,

-. qu’il soit ordonné aux sociétés Carrefour SA et COSG de communiquer, sous astreinte, le
résultat complet des scripts déjà exécutés,

– qu’il soit ordonné aux sociétés Carrefour SA et COSG de faire exécuter les scripts et de
remettre les résultats à l’expert judiciaire,

– désigner un expert judiciaire avec pour mission de réaliser l’inventaire des licences d’utilisation
des logiciels de la gamme Oracle Database acquises par les entités du groupe Carrefour, de leur
utilisation par entité juridique, des écarts entre les droits acquis et l’utilisation de ces produits,
de déterminer l’unité de tarification applicable pour chaque instance Oracle Database déclarée
ou utilisée par Carrefour.

Elles exposent, au soutien de leurs demandes, que les sociétés du groupe Carrefour ont refusé à
tort et sans motif légitime de mettre en oeuvre les outils de collecte automatisés qui auraient
permis de faciliter les opérations de recensement des licences et de vérifier les documents fournis
sur leur utilisation des logiciels Oracle, et que la complexité et la technicité du litige rendent
nécessaire une mesure d’ instruction afin que le bien-fondé et l’étendue des droits qu’ elles
revendiquent soit déterminé et débattu contradictoirement.

Elles ajoutent qu’elles ont un intérêt légitime à solliciter que les mesures d’instruction ordonnées couvrent l’ensemble du groupe Carrefour pour éviter des divergences d’ interpréta ti on d’un expert
d’une juridiction nationale à l’autre et que la société Carrefour SA, en tant que maison-mère du
groupe, dispose des pouvoirs de contrôle sur ses filiales et des processus internes pour centraliser
et coordonner les mesures d’instruction, et exiger la coopération de ses filiales à ces mesures, que l’exécution des script qui peut se faire sans dommage pour les sociétés défenderesse, est de nature à répondre aux différends qui opposent les parties.

Elle s’oppose à la mise hors de cause de la société Carrefour SA en faisant valoir que celle-ci
s’implique bien dans les négociations avec les fournisseur du groupe et que le courrier du 17 octobre 2006 concerne seulement le transfert des licences et le changement d’entité pour la facturation mais
n’emporte pas novation de débiteur et que le litige porte sur la contrefaçon des
logiciels Oracle par les sociétés du groupe Carrefour.

Après avoir fait observer que la société COSG avait collaboré activement avec les sociétés Oracle
afin que l’exécution de l’audit s’effectue dans de meilleures conditions en dépit des carences de
la société Oracle France, que le rapport de cet audit était sérieusement contestable, que la société
Oracle France leur réclamait des sommes exorbitantes et non fondées, qu’elles n’ont aucune
obligation légale ou contractuelle d’exécuter les scripts, que leur exécution est de nature à faire
peser un risque sur la sécurité de leurs systèmes informatiques et de donner accès à Oracle à des
informations confidentielle, les sociétés défenderesses, dans des conclusions déposées à
l’audience du 5 juin 20 14 et auxquelles elles se sont oralement référé, sollicitent en premier lieu
la mise hors de cause de la société Carrefour SA en faisant valoir que, depuis le 17 octobre 2006,
elle ne fait plus parti des contrats cadres et que seule la société COSG a émis des bons de
commande des progiciels Database. Elles ajoutent à cet effet que la société COSG a été
expressément subrogée dans les droits et actions de la société Carrefour SA et est devenue seule
débitrice des paiements dus au titre des engagements contractuels.

Elles s’opposent à l’exécution forcée des scripts aux motifs qu’elle ne répond pas aux conditions
exigées à l’article 14 du code de procédure civile faute de constituer une mesure utile, les
sociétés Oracle disposant d’ores et déjà des éléments nécessaires pour tirer des conclusions
pertinentes dans le cadre de son audit, que leur mise en oeuvre ne permettra pas de trancher le
débat et que leur mauvaise exécution pourrait avoir des conséquences dommageables pour le
groupe Carrefour.

Elles font valoir, à titre subsidiaire, que l’exécution des scripts ne pourrait avoir lieu que dans le cadre de l’expertise orchestrée et contrôlée par l’expert.

Elles indiquent ne pas s’opposer au principe de l’expertise mais demandent qu’il ne soit pas
donné mission à l’expert de donner un avis sur des questions juridiques.

Nous avons, en cours de délibéré, avisé les parties que nous envisagions de relever d’office
l’irrecevabilité des demandes suivantes :

– celle tendant qu’il soit dit que les mesures d’instruction fixées par l’ordonnance à intervenir
concerneront les sociétés Carrefour SA et COSG ainsi que toutes les filiales majoritaires de
Carrefour SA au sens de l’article 23 3-1 du code de commerce identifiées dans le rapport financier
Annuel 2012 déposé a près de l’AMP, dans la mesure où, selon l’article 14 du code de procédure
civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

– celle tendant à ce qu’il soit ordonné aux sociétés Carrefour SA et COSG de faire exécuter des
scripts dans la mesure où la demande est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de
procédure civile et qu’une telle mesure ne peut être considérée comme une mesure d’instruction
au sens de ce texte.

– celle tendant à ce qu’il soit dit que les sociétés Carrefour SA et COSG soient déclarées
responsables de la collecte nécessaire à l’exécution des mesures d’instruction ordonnées auprès
des sociétés Groupe Carrefour et de leur transmission à l’expert judiciaire, une telle mesure ne relevant pas des pouvoirs conférés au juge des référés par l’article 145 du code de procédure civile,

et invité les parties à présenter leurs observations.

Dans une note adressée le 9 juin 2014, les sociétés Oracle font valoir que :

– les contrats cadres stipulent que Carrefour se porte garant du respect du contrat par les filiales du groupe,

– la notion de groupe est reconnue par le droit commercial, comptable et social et correspond à
une réalité économique et opérationnelle,

– leur demande ne tend pas à faire condamner par défaut des filiales mais à faire établir, par une
expertise judiciaire, l’inventaire des produits Oracle Database au sein de ce groupe et doit
correspondre à la réalité contractuelle, technique et opérationnelle

– les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile doivent s’interpréter au regard de
l’article L 332-1-1 du code de la propriété intellectuelle institué par la loi du 11 mars 2014 et qui
permet au juge d’ordonner toutes mesures d’instruction permettant de collecter des preuve, même
en l’absence de saisie-contrefaçon, et que les scripts dont elles demandent l’exécution constituent
bien de telles mesure d’instruction.

Elles demandent, à titre subsidiaire, qu’il soit demandé à l’expert de dresser l’inventaire de
l’utilisation des licences par entité juridique, de déterminer la méthodologie des preuves
nécessaires au calcul des licences et portant, d’une part, sur la configuration et les caractéristiques
techniques des serveurs supportant les produits Database ; d’autre part sur la configuration des
bases de données Oracles Database installées et utilisées par Carrefour, de déterminer le plan de
mise en oeuvre par Carrefour de la méthodologie de collecte et se faire remette par celle-ci les résultats fournis par la méthode de collecte mise en oeuvre.

Dans une note adressée le 10 juin 2014, les sociétés défenderesses indiquent notamment que si
la demande de scripts était finalement déclarée irrecevable, il pourrait être ordonné à l’Expert
désigné dans le cadre de l’expertise contradictoire à intervenir, de déterminer, en accord avec les
parties, la méthodologie de collecte la plus pertinente, pour obtenir, en toute sécurité, les
informations nécessaires au calcul des licences utilisées par les sociétés du Groupe Carrefour.

DISCUSSION

Sur la demande de mise hors de cause de la société Carrefour SA

La demande d’expertise formée par les sociétés Oracle a pour objet non seulement de s’assurer
de la bonne exécution des contrats cadres conclus les 26 février 2004 et 17 octobre 2006 par les
parties à ces conventions mais aussi, et surtout, de vérifier que les sociétés défenderesses n’ont
pas utilisé ses logiciels sans y avoir été autorisé contractuellement.

Comme le soulignent justement les sociétés Oracle, la mesure d’instruction sollicitée tend donc
à rechercher une éventuelle contrefaçon de ses droits d’auteurs par l’une des sociétés
défenderesses.

Il importe dès lors peu que la société Carrefour SA soit ou non encore liée contractuellement avec
les sociétés Oracle par le contrat cadre du 26 février 2006 dès lors qu’il n’est pas à exclure
qu’elle pourrait avoir commis des actes de contrefaçon des logiciels des sociétés Oracle.

D’où il suit qu’il n’y pas lieu de la mettre hors de cause.

Sur le périmètre des mesures d’instruction, après avis donné aux parties

Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été
entendue ou appelée.

Il s’ensuit que la demande des sociétés Oracle tendant à ce qu’il soit dit et jugé que la mesure
d’expertise qu’elles sollicitent concernera des personnes morales qui n’ont pas été appelées à la
procédure n’est pas recevable, peu important à cet égard que ces sociétés, qui ne sont au
demeurant pas identifiées, seraient considérées comme des filiales de la société Carrefour SA
au sens de l’article 23 -1 du code de commerce ou que celle-ci se soit portée fort du respect par
celles-ci des stipulations contractuelles.

Sur la demande d’expertise et la recevabilité des demandes accessoires, après avis donné
aux parties

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits
susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le rapport d’audit contractuel réalisé par la société Oracle France versés aux débats est suffisant
en dépit des contestations émises sur sa pertinence par les sociétés défenderesses, pour établi
la probabilité d’un écart entre le nombre de licences d’utilisation des logiciels Oracle acquis par
les sociétés Carrefour et le nombre de celles réellement utilisées.

Les sociétés demanderesses justifient dès lors d’un motif légitime d’obtenir une mesure
d’expertise en vue d’établir la preuve d’éventuels manquements par les sociétés défenderesses
à leurs obligations contractuelles et d’atteintes aux droits d’auteur dont la société Oracle
International corporation est titulaire.

Compte tenu de la complexité des investigations à accomplir, il apparaît nécessaire et opportun
de confier la mesure d’instruction à un collège composé de deux experts.

Pour les mêmes raisons, les sociétés demanderesses justifient d’un motif légitime d’obtenir la
communication par les sociétés Carrefour SA et COSG du résultat complet des scripts qu’elles
ont déjà exécutés, sans qu’il y ait lieu toutefois, à ce stade de l’instance, d’assortir cette mesure
d’une astreinte.

Comme il est pertinemment relevé en défense, il n’est ni démontré, ni même allégué, par les
sociétés Oracle l’existence d’aucune disposition contractuelle imposant aux sociétés Carrefour
et COSG l’exécution des scripts dont les demanderesses sollicitent la mise en oeuvre sous astreinte.

Ces scripts ne constituent pas des mesures d’instruction légalement admissibles au sens des
articles 145 du code de procédure civile et L 332-1-1 du code de la propriété intellectuelle, les
mesures de cette nature étant limitativement énumérées au code de procédure civile, de sorte
qu’étant saisi sur le seul fondement de ce texte, nous ne pouvons contraindre les sociétés
Carrefour à les exécuter sur leurs ordinateurs.

Le choix de la méthodologie et des mesures d’investigations nécessaires à l’accomplissement de
sa mission relève de la seule responsabilité de l’expert et il n’appartient pas au juge qui le désigne
de substituer à celui-ci en les décidant par avance.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner dès à présent aux sociétés Carrefour d’exécuter sur les
matériels dont elles sont propriétaires des scripts qu’aucune disposition contractuelle ou légale
ne leur impose, en cet état, d’accomplir. Il appartiendra aux experts de décider, le cas échéant,
notamment au vu du rapport du consultant, s’ils l’estiment utile à la manifestation de la vérité,
d’inviter les sociétés défenderesses à mettre en oeuvre ces scripts ou tout autre outil de mesure
automatisé, après avoir pris les précautions nécessaires d’une part pour assurer la permanence
du bon fonctionnement des systèmes d’information des sociétés du groupe Carrefour, d’autre part
pour préserver la confidentialité des informations recueillies non indispensables à leur mission,
et d’en référer au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté.

Il n’entre pas non plus dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
145 du code de procédure civile, de statuer par avance, en l’absence de conflit né et actuel, sur
les difficultés éventuelles qui pourraient survenir dans l’exécution de la mesure d’expertise. Par
voie de conséquence, la demande des sociétés Oracle tendant à ce qu’il soit dit et jugé que les
société Carrefour SA et COSG soient déclarées responsables de la collecte nécessaire à
l’exécution des mesures d’instruction ordonnées auprès des sociétés du groupe Carrefour et de leur transmission à l’expert judiciaire, n’est pas en l’état recevable.

DECISION

Disons n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Carrefour SA,

Disons n’y avoir lieu référé pour le surplus des demandes présentées par les sociétés Oracle,
Laissons à chaque parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le Tribunal : Vincent Vigneau (premier vice-président), Valérie Dufour (greffier)

Avocats : Me Valérie Sedallian, Me Marc d’Haultfoeuille

Notre présentation de la décision